Formas de protección de los AI (sigue)

Secreto industrial

Ejemplo: fórmula de Coca-Cola

Derecho de prioridad

•Afecta a todas las modalidades de protección de la propiedad industrial.

•Efecto preclusivo de la segunda y ulteriores solicitudes a efectos de la falta de requisitos (novedad, actividad inventiva, etc.).

•Deriva de tratados internacionales (Convenio Unión de Paris de 1883)

•Concepto: se otorga preferencia a la primera solicitud y no se considera de modo perjudicial en otros países si se amplía dentro de determinados plazos:

Si se trata de invenciones, dentro de 12 meses desde la primera solicitud en un país parte del Convenio.

Si se trata de una marca o un diseño, dentro de 6 meses desde la primera solicitud en un país parte del Convenio.

Principales modalidades: Patente nacional

•Concepto: título otorgado por el Estado que confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación por el que puede prohibir a terceros una serie de actos (fabricación, etc.). Regulación en la Ley 11/1986, de Patentes.

Principales clases de patentes

Producto (EJEMPLO: casa-nido para pájaros)

Procedimiento (EJEMPLO: método de corrección personalizada de la visión)

Aplicación o uso (EJEMPLO: Utilización de una oxazolina como adelgazante o para prevenir la celulitis).

No son invenciones (no hay aplicación industrial): Descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos Obras literarias, artísticas o científicas, creaciones estéticas

Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o actividades económico-comerciales, programas de ordenador

Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico del cuerpo humano. Las formas de presentar informaciones.

Prohibiciones (algunas):

Procedimientos de clonación de seres humanos

Utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales Variedades vegetales y razas animales.

Procedimientos esencialmente biológicos. El cuerpo humano.

Patente nacional (sigue)

•Requisitos:

Novedad: la invención no existe antes de ser solicitada.

Actividad inventiva: supone que la invención supera lo que es obvio.

Estado de la técnica: conjunto de conocimientos técnicos existentes con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Aplicación industrial

Destruye la novedad la divulgación por cualquier medio (escrito, uso, descripción oral, Internet) del contenido de la invención con anterioridad a la solicitud ante OEPM.

•Contenido de la Solicitud:

Instancia con indicación del inventor o inventores Descripción del invento

Una o varias reivindicaciones Dibujos

Resumen de la invención. Tipos de Procedimiento (opcionales):

Procedimiento General con IET. Concepto de IET: informe emitido por el examinador, no vinculante, con el que el solicitante y terceros se pueden formar una opinión sobre la patentabilidad de la invención.

Procedimiento con Examen Previo. Concepto: examen de los requisitos de patentabilidad, vinculante, que puede motivar la concesión o denegación de la solicitud.

Patente nacional (sigue)

•Duración del procedimiento: 3 años, cabe la posibilidad de solicitar procedimiento acelerado de concesión.

•Duración de la patente= 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud

•Mantenimiento de la patente = pago de anualidades

•Derechos conferidos: facultad de prohibición de actos de explotación directa e indirecta.

•Negocios esenciales sobre la solicitud/patente: Cotitularidad (la patente pertenece a varios)

Licencia (la patente se explota por terceros con autorización) Cesión

•Explotación de la patente: Carga del titular

Plazo: 4 años desde fecha presentación solicitud o 3 años desde que se publique la concesión (plazo que expire más tarde)

Justificación: dificultades objetivas de carácter técnico legal. Certificado de puesta en explotación: se presume la explotación. Consecuencia no explotación: caducidad.

•Nulidad de la patente, causas principales: Falta de requisitos de patentabilidad

Descripción no clara o incompleta para ser ejecutada.

Otros sistemas de protección de patente

• Patente Europea

• OEP (Munich): lugar sede.

• Concepto: la patente europea produce los mismos efectos que patentes nacionales (haz de patentes).

•Alcance geográfico: países de la UE y otros extracomunitarios (38 países)

•Procedimiento:

•Características generales: publicación solicitud + examen de fondo obligatorio.

•Duración del procedimiento: 3 años

•Patente PCT

•OMPI (Ginebra), lugar sede.

•Alcance geográfico: 138 países.

•Concepto: sistema unificado de presentación de solicitud internacional de patente.

•Procedimiento:

•Características generales: el procedimiento unifica la tramitación previa a la concesión con examen unificado de formalidades.

•Fase Internacional: esta fase dura hasta los 30 meses desde fecha solicitud, se concentran los aspectos principales de la tramitación (informe de búsqueda, informe de fondo de requisitos, etc.)

•Fase Nacional: sigue la tramitación y las oficinas nacionales resuelven concediendo o denegando la protección.

El modelo de utilidad

•OEPM (Madrid), lugar sede.

•Concepto, requisitos: se trata de invenciones menores (utensilios, artilugios, etc.), la novedad se limita a España y la actividad inventiva se refiere a lo muy evidente. Se protege la configuración o estructura de la que resulta una ventaja práctica o técnica.

•No son modelo de utilidad: procedimientos

sustancias variedades vegetales

Procedimiento: no hay resumen, IET, ni examen requisitos patentabilidad, hay posibilidad de oposición tras publicación de la solicitud.

Duración del procedimiento: entre 8 y 11 meses.

Marca en España

•Registro de Marcas: OEPM, sede en Madrid. Otros lugares: (Administración CC.AA, oficinas de correos, etc.).

•Concepto legal en la LM 17/2001: signo representable gráficamente

que sirve para distinguir en el mercado productos o servicios de distintas empresas

•Clasificación de Niza = 45 clases (productos-servicios). En las clases 1-34 se ubican todo tipo de productos (desde químicos hasta textil, bebidas, etc.), las clases 35-45 comprenden los servicios (venta al por menor, inmobiliarios, etc.)

•Principales prohibiciones de registro absolutas (no son marcas): signo que no puede constituir marca

signo que carece de carácter distintivo signo genérico

signo descriptivo signos engañosos

EJEMPLOS: un signo muy elemental (por ejemplo una línea), o una óptica que se denominase SERVICIOS ÓPTICOS sin más (signo genérico-descriptivo), o una óptica que se denominase CLINICA ÓPTICA y no hubiera médicos oftalmólogos ni hubiera registrado para la clase de servicios de hospitales y clínicas (además de genérico-descriptivo podría ser engañoso).

Marca en España (sigue)

•Prohibiciones de registro relativas: CONFUSION.

•Criterios legales: (primer nivel): doble identidad en cuanto al signo y servicios/productos, (segundo nivel): identidad o semejanza en cuanto al signo y productos /servicios: existencia de riesgo de confusión que incluye el de asociación.

•Marca o solicitud de marca española, comunitaria o internacional con efectos en España

•Nombre comercial o solicitud de N.C en España.

•EJEMPLO (ficticio): ÓPTICA MARTINEZ se opone a ÓPTICA MARTINEZ con un logotipo.

Marca en España (sigue)

•Fases del Procedimiento de registro (resumido): Solicitud

Examen de admisión y examen formal Examen de licitud

Publicación de la solicitud + comunicación OEPM a titulares prioritarios.

Presentación de oposiciones Examen de fondo

Resolución de concesión o denegación.

•Duración del procedimiento: entre 6 y 9 meses.

•Duración del registro: renovación a los 10 años desde fecha de solicitud.

Marca en España (sigue)

•Derechos que confiere en la faceta positiva: Derecho exclusivo de uso en el tráfico económico.

•Derechos que confiere aspecto negativo (el titular puede prohibir): uso de signos idénticos para productos o servicios idénticos

uso de signos idénticos o semejantes para productos o servicios idénticos o similares.

Identificar productos o servicios con el signo (embalajes, envoltorios, etc.). Importar o exportar productos con el signo.

Utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad. Usar el signo como nombre de dominio.

Fabricar, comercializar, importar, exportar, almacenar.

•Obligación de Uso de la marca en 5 años desde la publicación de la concesión, sanción de caducidad del registro para los productos o servicios no usados.

Marca en España (sigue)

•Nulidad: motivos absolutos (declaración mediante sentencia firme):

marca que no responde a requisitos legales, el titular de la marca pierde la legitimación (nacionalidad), solicitante actuó de mala fe (supuesto de piratería de marcas), EJEMPLO: ex-trabajador que registra a su nombre marca de la empresa.

•Nulidad: motivos relativos (declaración mediante sentencia firme):

Esencialmente se tratará de casos en los que se alegue identidad /semejanza entre dos marcas registradas en cuanto al signo /productos o servicios (una prioritaria sobre la otra). EJEMPLO: ÓPTICA MARTÍNEZ reclama judicialmente la nulidad de ÓPTICA MARTINEZ con logotipo.

•Caducidad de la marca por vulgarización, requisitos: Signo = designación usual de los productos/servicios Situación que se aprecia en el mercado Acción/Omisión del titular

EJEMPLO: URALITA, ASPIRINA (no son marcas caducadas por este motivo, pero podrían serlo si sus titulares no hicieran nada al respecto).

•Negocios esenciales sobre la solicitud/marca registrada Cotitularidad

Licencia Cesión

Marca en España (sigue)

•Otros tipos de marca:

•Marca Renombrada

Es un signo que tiene alto grado de implantación en el mercado Es conocido por sus clientes y por el mercado en general

A este signo se le asocia cierto nivel de prestigio.

Es objeto de publicidad masiva y tiene poder de venta.

Su protección supera el límite de la clase o clases en que está registrada y se proyecta a todos los productos o servicios.

EJEMPLO: Coca-Cola, Rolex, Cartier, Versace, Armani.

•Marca Colectiva: supone un signo de utilización conjunta por parte de una asociación de productores o prestadores de servicios.

•Marca de Garantía: signo utilizado por pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios que identifica cumplen requisitos comunes en cuanto a calidad, componentes, etc.

Otras modalidades de protección de signos distintivos

•Marca Comunitaria

OAMI (Alicante): lugar sede.

Concepto, mismo que el de Marca Nacional. Alcance geográfico de la MC = 27 países de la UE Prohibiciones absolutas

Prohibiciones relativas

Duración del procedimiento: 12 meses, aprox.

•Marca Internacional

OMPI (Ginebra): lugar sede.

Alcance geográfico de la MI = más de 100 países.

Posibilidad de solicitar marca comunitaria con base en solicitud de MI, y viceversa

•Nombre Comercial

Concepto: signo representable gráficamente que identifica a la empresa en el tráfico económico (fabricación de...servicios de....) y la distingue de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Duración procedimiento: entre 8-12 M. Distinción respecto a Denominación Social (D.S): Distintos criterios para la inscripción

La D.S identifica a la empresa como sujeto de derechos y obligaciones.

Diseño industrial

•Importancia en la economía actual del diseño industrial: consumidor que no solo elige en función factor precio, sino también diseño del producto, supone inversión anual superior a 156.000 millones de euros anuales.

•Concepto: modalidad de protección jurídica de las formas de los productos o artículos.

•Requisitos: novedad y carácter singular

•EJEMPLOS: forma de unas gafas de sol, diseño de un estuche para lentes de contacto.

•No se protege como diseño el aspecto que tiene carácter técnico.

•Órgano competente: OEPM (diseño industrial en España), OAMI (diseño comunitario), OMPI (diseño internacional).

•Duración del registro: 25 años, renovación por quinquenios (periodos de 5 años)

•Diseño no registrado: protección anti-copia (3 años desde divulgación)

DEFENSA DE LOS AI

• Vía administrativa

Defensa de la solicitud ante observaciones (solicitud de patente en procedimiento general), oposiciones (solicitud de patente, marca, modelo de utilidad) mediante escritos fundamentados, plazo común presentación ante OEPM: 1 mes.

• Contencioso-administrativa

Se rige por lo dispuesto en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa Competente: Tribunales Superiores de Justicia

• Vía civil-mercantil

Competente: Juzgado de lo Mercantil (marcas, patentes) /Juzgado Marca Comunitaria y Tribunal de Marca Comunitaria

Situaciones más habituales: Demanda de Nulidad

Demanda de Infracción por violación Demanda de caducidad por no uso.

• Medidas en frontera

Medidas concretas: Destrucción Retirada

Prohibición de despacho a libre práctica Prohibición de reexportación

Incautación o entrega de mercancías sospechosas

DEFENSA DE LOS AI

(sigue)

•Vía penal

Aproximadamente entre el 30% y 40% de las resoluciones son de condena.

Importancia de una instrucción bien hecha y que suponga un dossier documentado (actas notariales, certificaciones de registros, informes, etc.)

Necesidad de registro (sin registro no hay protección)

Tipos penales.

Marcas, requisitos: Conocimiento del registro

Sin autorización titular (único legitimado para esta vía) Reproducción, imitación, modificación, importación etc. Finalidad industrial o comercial

Ánimo doloso

Reforma Código Penal 5/2010: despenaliza piratería escasa entidad “top-manta”

Patentes y Modelos de Utilidad, requisitos: Conocimiento del registro

Sin autorización titular Finalidad industrial o comercial

Acción: fabricación, importación, posesión, etc. (producto/procedimiento)

Catálogo posibles acciones titulares

•Medidas cautelares: se asegura la efectividad de una acción judicial, se solicitan antes de la demanda principal, al mismo tiempo o con posterioridad, el juez establece la caución.

Diligencias de comprobación de hechos: se aseguran medios de prueba, exige caución por parte del actor, el juez se sirve de un informe pericial previo.

Inhibitoria: acción de cesación y prohibición.

Indemnización de daños y perjuicios:

Partidas: daño emergente (gastos y desembolsos), lucro cesante (ganancia perdida, el actor puede elegir con carácter general entre tres supuestos; beneficios que el titular habría obtenido, beneficios del infractor, precio de una licencia).

Responsabilidad objetiva (fabricantes e importadores (patente), los que pongan signo ajeno, los primeros comercializadores de signo ajeno)

Responsabilidad por culpa (introductores en el comercio (patente), importadores y exportadores (marcas), necesidad de requerimiento suficiente)

Supuesto en la LM 17/2001: Titular de marca que ha sido declarada infringida por sentencia firme tiene derecho a indemnización del 1% de la cifra de negocios del infractor sin necesidad de prueba.

Enriquecimiento injusto: se sigue con carácter habitual el criterio de precio de la licencia, es más fácil la interposición de esta acción desde la perspectiva de la prueba.

Publicación de la sentencia (sigue ejemplo)

Ejemplos modalidades protección (patente)

(Patente europea 92905901, gafas de combinación)

Ejemplo marca

(Marca Comunitaria 9271701)

Ejemplo de diseño industrial

(Diseño industrial Comunitario 601166-001 Estuches para lente de contacto)